由一件商標侵權案件談商標申請及使用的眉眉角角

 

記得多年前，我還在新竹當實習律師的時候，就曾經接手一件「台北商旅訴城市商旅商標侵權案件。」

台北商旅作為原告的主張是「商旅」此一名稱是台北商旅所獨創，相關飯店業者及相關消費者皆可識別其為台北商旅所專屬專用之商標。且經台北商旅多年長久廣泛的使用，「商旅」二字已成為飯店業界的著名商標。再者，台北商旅更主張其使用商旅此一名詞係有典故的，其係源自北宋范仲淹的「岳陽樓記」，內容描寫當年滕子京遭貶官改任巴陵群的太守。當時其重修岳陽樓，而在農曆六年九月十五日，范仲淹登上岳陽樓上，看見整片茫茫然的景色，不禁寫下了「商旅不行，牆傾楫摧；薄暮冥冥，虎嘯猿啼。」此種遠離祖國思鄉情怯而悲從中來的心情。其白話文譯為：「商人、旅客無法通行，帆柱傾倒、船槳斷折；到了傍晚天色昏暗，傳來一陣陣老虎怒吼及猿猴哀號的聲音。此時爬上這樓臺，就會有一種遠離祖國、懷念故鄉，擔心受惡言中傷、害怕被奸人嘲諷，滿眼淒涼，感觸至深而悲從中來的心情了。」當作者遙想當年滕子京在天候不佳的晚上登上此岳陽樓，遙想故鄉，看到了這樣的景象，恰好映照其心境的疏發。因此，台北商旅主張「商旅」並不是商務旅館的意思，而是有其典故，並非說明性文字而應具有識別性。

然而，城市商旅的主張即為商旅就是「商務旅館」的意思，且台北商旅並無因使用商旅而使其成為著名商標等；本案的訴訟結果是台北商旅敗訴。

 

從整個案件檢討下來‧我想敗訴的原因有以下兩點：

一、在台北商旅申請商標註冊的過程中，並沒有單獨將「商旅」二字作為純文字的商標，單獨申請註冊登記。而是申請「台北商旅及圖 ┘(商標註冊日為民國91年10月16日，註冊號數為：00171036」，雖然台北商旅的確是作為飯店業者最早使用商旅二字者，然而因其一開始商標申請註冊的策略未將文與圖分開、或將商旅申請獨立商標註冊，導致後來使用「商旅」於飯店此一服務項目者益發不可收拾，導致「商旅」二字的識別性被弱化。至今甚至成為商務旅館的代稱。

二、第二點是：「台北商旅從未將商旅二字拆開分別使用」其在文宣、官方網站及廣告內容上使用者皆為「 」，是以在相關消費者的心目中，商旅並不是台北商旅的LOGO。是以，在這種情形下，商旅便失去了建立「第二識別性」的機會，也就沒有可能使相關消費者在看到「商旅」時便認識其為台北商旅所專用專有的商標。

 

我想，由這個案件帶來的啟示是：「在申請商標的過程中，便要清楚地想到商標的保護範圍為何，比方說像『商標』這樣的一個名詞，倘若想要擁有其專用權，便應在一開始即將「商旅」二字作為純文字商標申請；其次，在廣告文宣品上，亦應將「商旅」作為LOGO來普遍呈現，加深消費者及相關飯店業者對商旅為台北商旅所有的印象。如果要使一個本來不具識別性的說明性的文字商標具有第二識別性(接下來的文章會特別就第二識別性來闡述)，就應該單獨且重複使用此一商標使在大眾的心中留下印象，其應屬於台北商旅所專屬及專用者。

 

最後，寫這篇文章使我想到一件軼事，當年我至台北商旅與其總經理開會時，曾問到「像飯店業大概要多少的住房率才能維持每日開支」，當時的總經理笑笑地對我說「住房率要過半飯店才能賺錢」，此時彼時，想到現在疫情嚴重，到國外旅行似乎是一件不太可能發生在此時的事，則飯店業如今要維持五成的住房率，想必也不容易啊！套用台北商旅的典故，此時不也是「商旅不行」嗎？