商標的真實使用原則，淺談美國商標法制

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主題：#“ACTIVE USE”

“ACTIVE”在中文的意思是「積極性地」，商標的積極使用，翻譯成真實使用，這表示商標的 #真實使用，必須表彰商標和商品、服務提供者的關聯性。所謂的積極使用，係指在商業活動上使用到的標章、商標以及標誌，能使消費者建立此一商標與其商品或服務的連結性，所以如何使用、使用的量、使用的層次、級別都會影響該商標使用能否被判定為真實使用！

很多人對於商標法都有淺淺的認知，淺淺的認知是知道台灣是採取「先註冊主義」，而美國法則是 #「先使用」主義，在這裡我們先定義後者，即先使用主義指的是在 #商標優先權取得的期日上，如果商標權人可以舉證自己在該期日已建立＃「真實使用」的＃數據即證據，那麼該期日或許較同一商標之商標註冊人早，但得因此取得此一商標之優先權。至於欲取得商標註冊之人，亦須有「先使用」之證據，方能取得商標之註冊。我們都大概地知道美國在地理上有52個州，所以美國是一個非常大的地方，會產生這樣的制度也是因為有的時候一個商標或許在某個州或某個小鎮很知名，或該商標已經在某個州註冊，但因為商標權人沒有向聯邦專利及商標局申請註冊或取得註冊，後來因為某個企業主就覺得「哇！這個商標或LOGO表彰的寓意很好啊！我財力夠可以做全國性的推廣」就使用此一商標在相同或近似的商品或服務上，甚至近而向聯邦專利及商標局取得註冊。那麼原本小鎮的商標創立者，會不會因此就再也不能使用該商標了呢？答案是：「不一定！如果他可以提出自己的#先使用之證據，那麼他還是可以擁有這個商標的權利！」

實例：

在美國的伊利諾州就曾在發生這樣的例子，在西元1980年時，伊利諾州的芝加哥郊區有一間美髮店 “Zazu Hair Designs”，在伊利諾州註冊了「Zazu」商標，指定使用於美髮店等服務。而在1985年時，法國的知名化妝品集團歐萊雅公司聘請了專門做商標命名的公司為其調查適合作為頭髮化妝品的品牌名稱，該公司做過全國性的商標查名後，遂向歐萊雅公司建議了「Zazu」這個名稱，但歐萊雅公司也為了取得此一商標的專用權費了一些勁，其找到 “Zazu Hair Designs”美髮店(以下簡稱ZHD美髮店)，並且欲向他們購買「Zazu」商標之專用權。但在那個時候，由於這一家位於鄉村的美髮店並沒有打算做大生意(在美國所謂的「大生意」指的是「跨州的產品售出及貨運」)，所以就拒絕了歐萊雅公司的請求，並表示自己不會使用 「Zazu」商標在美髮產品上，而歐萊雅公司在建立了跨州的「Zazu」染髮系列之產品使用證據後，於1986年取得「Zazu」商標之註冊。

殊不知，就在歐萊雅公司如火如荼地以「Zazu」商標全國性地推廣自己的染髮產品之際，ZHD美髮店也向聯邦專利及商標局遞送了自己的先使用證據(當時ZHD提出了二筆跨州貨運的數據，主張自己曾經賣過貼有自己美髮店名稱之美髮產品賣給兩個在不同州的朋友，其中一個收費是美金13元，另一個則收費78.58美元)，一審時ZHD取得勝訴，但歐萊雅公司上訴到聯邦巡迴法院，於1992年時上訴法院判決推翻了一審判決，而使歐萊雅公司取得勝訴。

判決理由：

本案主筆判決書之Easterbrook法官認為，ZHD所提出之使用證據並不構成「真實使用」，也就是 “ACTIVE USE”，我們在第一段所提到的積極使用，由於ZHD只有販賣少量的產品給自己的兩個朋友，尚不足以構成 #在商業活動上 #使消費者建立此一商標與其商品或服務提供者的關聯性與連結性，亦即其使用的方式、使用的量、層次與級別皆遠低於足以使消費者構成對此一商標產生認知之程度，是以ZHD無法以先使用權人取得商標優先權，亦不能主張歐萊雅公司有何商標侵權。Easterbrook法官在判決理由中也提到一個相當重要的概念，稱為 “SUFFICIENT USE”， “SUFFICIENT”是足夠的意思，在本案ZHD只提出了微少使用之證據，但如果向聯邦專利及商標局申請註冊，則必須提出足以產生全國性權利的足量證據始可，而此一判決理由也相當程度地影響之後美國聯邦專利及商標局如何看待先使用證據之理由及依據。

結論：

本案之判決理由可參考楊智傑著，#「美國商標法─體系與重要判決」一書，2023年10月出版(這本書真的是所有喜好智慧財產權法的人能夠放心閱讀的一本參考書，內容很紮實)。最後，我們小小程度地介紹一下美國法院的制度，讓各位更能融入本案的情境，美國因為地理區域有聯邦和州之分，是以法律也分為聯邦法及州法，而本案法官所適用的法律為聯邦法 “THE Lanham ACT”，所以原告所提訴訟也是由聯邦地區法院審理(本院是由在伊利諾州之地區法院審理)，而後上訴至聯邦第七巡迴法院。之所以有巡迴法院此一名稱，是因為美國幅員廣大，各州人口分佈不一，故不能在每個州皆設立聯邦法院，而只能在重要地點設法院置法官，為了較遙遠地區民眾對於司法服務之需求，法官必須離開法院所在地並「巡迴」其司法管轄地區。迄今美國共有11個巡迴上訴法院(其中一個命名為哥倫比亞特區巡迴法院)，至於終審法院全國只有一個，也就是美國最高法院，但只有極少數的案件能夠進入終審法院。以上資訊係參考自#維基百科 #美國法院

百珊律師在撰寫此篇文章的時候，也有向身邊有申請過商標的客戶們請益，有人認為ZHD美髮店的行徑很像商標○蟑○，意思就是本來沒有說要用的商標，但因為眼紅人家歐萊雅公司用了這個「Zazu」商標後得到很高的銷量以及消費者普遍的認可，所以才去申請註冊了這個商標，又主張歐萊雅公司侵權，這樣的行為根本是搭順風車嘛！！不過，每個人有自己看事情的角度，由商標法的角度來看，商業性的行為有其目的，商標的存在也有其商業性的目的，若您對於以上這則判決有任何想法或意見，歡迎留言或回覆喔！

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